Патентная фирма «Ай Пи Про» занимается на российском рынке юридических услуг представлением и защитой прав владельцев интеллектуальной собственности. Недавно на ВВЦ прошёл очередной форум, организованный «Ай Пи Про», который был посвящён теме «Товарный знак как условие успешного бизнеса».

Патентная фирма «Ай Пи Про» третий год занима­ется на российском рынке юридических услуг пред­ставлением и защитой прав владельцев интеллек­туальной собственности. Один из многих семина­ров, организуемых «Ай Пи Про» в разных городах России, прошел недавно на ВВЦ. Он был посвящен теме «Товарный знак как условие успешного бизне­са».

Представители    около    130 крупных   российских   пред­приятий — участников семи­нара — буквально   засыпали патентных поверенных воп­росами, связанными с повседневной пред­принимательской практикой. PG публи­кует лишь ту часть диалога бизнесменов и юристов, которая наверняка привлечет внимание наших читателей.

• Должно ли дочернее предприятие оформлять разрешение на использо­вание товарного знака основного предприятия?

В соответствии с положениями Гражданс­кого кодекса РФ хозяйственное дочернее общество (предприятие) является юриди­ческим лицом. Согласно Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслужива­ния и наименованиях мест происхожде­ния товаров» (далее — Закон) владельцем товарного знака, имеющим исключитель­ные права на его использование, является конкретное юридическое лицо или пред­приниматель. Чтобы дочернее предприя­тие использовало товарный знак, пусть даже тесно с ним связанного, но все-таки другого юридического лица, необходимо получить на это разрешение от головного предприятия. В противном случае исполь­зование товарного знака, не санкциониро­ванное его владельцем, будет нарушени­ем исключительных прав.

В соответствии со ст. 26 Закона товарный знак может быть использован на основе лицензионного договора, который заключается в письменной форме и регистрирует­ся в патентном ведомстве России.

• В 1991 году закончилось действие товарного знака, зарегистрирован­ного 30 лет назад (за это время срок действия продлевался дважды). Можно ли продлить его действие

еще раз или требуется процедура повторной регистрации?

В ст. 16 Закона говорится, что регистра­ция товарного знака может быть продлена один раз в десять лет по заявлению вла­дельца, которое подается в течение после­днего года его действия.

Так как последний срок регистрации Ва­шего товарного знака истек еще в 1991 году, то исключительное право на дан­ный товарный знак, к сожалению, утеряно. Регистрация была аннулирована около 9 лет назад. Товарный знак требуется зарегистрировать заново. Поскольку после ан­нулирования регистрации прошло достаточно длительное время, то такой же либо сходный с Вашим товарный знак мог быть зарегистрирован уже другим лицом. В та­ком случае в регистрации Вам будет отка­зано. Поэтому, прежде чем подавать заяв­ку на регистрацию товарного знака, целе­сообразно провести поиск возможных тож­дественных и сходных обозначений, пре­пятствующих регистрации.

• Может ли товарный знак, зареги­стрированный в черно-белом испол­нении, использоваться в других цве­тах?

Товарный знак, зарегистрированный в черно-белом цвете, можно использовать и в любом другом цвете. Следует лишь по­мнить, что при этом не должны нарушать­ся права третьих лиц. Если какие-либо из­менения в обозначении станут сходными до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя другого лица, то произойдет нарушение исключитель­ных прав. Конечно, изменение только цве­та вряд ли способно сделать обозначение сходным с другим товарным знаком, но полностью исключать такую возможность нельзя.

Считается, что объем охраны у черно-бе­лого обозначения несколько шире: после регистрации оно охраняется в любом дру­гом исполнении. Охрана цветного обозна­чения имеет более узкие границы: запреща­ется незаконное использование не только тождественных, но и сходных до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Рекомендуется заявлять товарный знак в том цвете, который придает ему особую оригинальность, а изменение цветовой гаммы при его использовании не предпола­гается.

• Уже истек срок действия патен­та компании «Тетра-Пак» на картон­ные пакеты для сока и молока. Мо­жет ли другое лицо изготавливать и продавать такие пакеты?

По истечении срока действия патента ис­ключительные права патентообладателя прекращаются. Значит, другое лицо мо­жет претендовать на изготовление и про­дажу этих пакетов. Однако изначально выгоднее запатентовать промышленный образец так, чтобы после истечения срока действия патента сохранить за собой сек­рет его изготовления. «Тетра-Пак» посту­пил именно так, и теперь производство его упаковки третьими лицами возможно только после получения от компании не­которых сведений, касающихся, например, технологии.

• В названии сигарет «Прима» до­бавили палочку: «mрима». Является ли это нарушением права владель­ца товарного знака «Прима»?

Согласно ст. 7 Закона обозначение «mрима» является сходным до степени смешения по фонетическому, графическо­му признаку со знаменитым товарным знаком «Прима», поэтому в качестве то­варного знака оно не будет зарегистриро­вано. В п. 2 ст. 4 Закона нарушением прав владельца товарного знака признается любое несанкционированное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозна­чения, сходного с ним до степени смеше­ния, в отношении однородных товаров. Поэтому введение сигарет с обозначени­ем «mрима» в хозяйственный оборот бу­дет нарушением прав владельцев товарно­го знака «Прима».

• Зарегистрировав товарный знак «ЖАКЛИН», можно ли в дальнейшем зарегистрировать такие обозначе­ния, как «ЖАКЛИН-эксклюзив», «ЖАКЛИН-тайфун» и др.?

Если товарный знак «ЖАКЛИН» зарегис­трирован в патентном ведомстве, то в со­ответствии со ст. 7 Закона обозначения типа «ЖАКЛИН-эксклюзив», «ЖАКЛИН-тайфун» и другие обозначения с «расши­рениями» не могут быть зарегистрирова­ны в качестве товарных знаков ни одним лицом, кроме владельца товарного знака «ЖАКЛИН». При проведении экспертизы заявленных обозначений «ЖАКЛИН-экс­клюзив», «ЖАКЛИН-тайфун» будут при­знаны сходными до степени их смешения с зарегистрированным товарным знаком «ЖАКЛИН», поскольку в данном случае имеет место вхождение одного обозначе­ния в другое.

Следует учитывать и то, что любое лицо может зарегистрировать отдельно слова «тайфун» и другие, за исключением таких, как «эксклюзив», «супер», «BEST» и т. п. Подобные регистрации воспрепятствуют получению свидетельства в отношении на­званий, частью которых являются данные слова. Кроме того, чтобы не допустить «раз­мывания» товарного знака, улучшить его запоминаемость при продвижении на рын­ке какой-либо серии товаров, целесообраз­но регистрировать отдельно обозначения «ЖАКЛИН» и «тайфун». Этим же руковод­ствовались, например, владельцы товарно­го знака COCA-COLA, регистрируя товар­ные знаки FANTA, SPRITE, владельцы Wimm Bill Dann, регистрируя «Домик в де­ревне» и т. д.

• Насколько правомерна регистра­ция товарных знаков с целью даль­нейшей их продажи, осуществляе­мая некоторыми патентными фирма­ми?

Обозначение может быть зарегистрирова­но на имя юридического или физического лица, занимающегося предпринимательс­кой деятельностью. Ни в Законе, ни в По­ложении о патентных поверенных не со­держится каких-либо ограничений отно­сительно того, что владелец должен зани­маться той деятельностью, для которой регистрируется товарный знак.

В данном случае нужно придерживаться двух правил. Во-первых, патентный поверенный не имеет права использовать в лич­ных целях информацию, полученную от клиента. Во-вторых, в соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допус­каются действия, направленные на причи­нение вреда другому лицу, а также злоупот­ребление правом в иных формах.

Если регистрация не является «кражей» товарного знака, используемого другим лицом, то получение исключительного пра­ва на удачные названия товаров являются абсолютно законными, в том числе для па­тентных поверенных. В настоящее время возник реальный спрос на уже зарегистри­рованные удачные словесные товарные зна­ки. Зачастую производителю легче купить такой товарный знак, чем тратить средства и время на его предварительные поиски и регистрацию. Поскольку спрос рождает

предложение, то некоторые компании из­брали сферой своей деятельности и заработка разработку броских оригинальных товарных знаков.

• Товарный знак зарегистрирован в соответствии с Мадридским согла­шением о международной регистра­ции товарных знаков. Можно ли из национального бюллетеня любой из стран, где представлена защита, по­лучить копию, подтверждающую факт его регистрации в данной стра­не?

Перечень товарных знаков, заявленных в соответствии с международной процедурой регистрации, публикуется в периоди­ческом журнале Международного бюро ВОИС, а сами знаки вносятся в его специ­альный реестр. В большинстве стран международные знаки не публикуются в наци­ональном бюллетене. Подтверждением защиты товарного знака в какой-либо стране, предоставленной на основе меж­дународной регистрации, является запись под определенным номером в междуна­родном реестре с указанием страны и пуб­ликация в журнале, издаваемом Между­народным бюро. В соответствии со ст. 5-ter Мадридского соглашения любому лицу по его просьбе и при условии уплаты пошлины Международным бюро выдается копия записи о знаке, произведенной в международном реестре.

• Известно, что ввоз контрафактной продукции предотвращается таможенными органами. Кто должен представлять в Таможенный комитет  РФ сведения о зарегистрированном товарном знаке — его владелец или Роспатент?

Товарный знак вносится в специальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности только по инициативе его владельца. При этом не исключается, что Таможенный комитет может запросить какие-либо сведения непосредственно у Роспатента, но уже после подачи заявления правообладателем о включении товарного знака в таможенный реестр. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства на товарный знак свидетельство о регистрации владел товарного знака и определенную информацию, которая облегчила бы работу таможенных органов по обнаружению аресту контрафактной продукции.

 

Максим Лабзин

Каринэ Халатова